冒酷暑  赴草原  终获突破

—— 东方某稀土公司侵害发明专利权纠纷案

承办律师：陈  奎  程  慧

案件简介

一、诉讼基本情况

案由：侵害发明专利权纠纷 审级：一审

原告：内蒙古某公司

被告：东方某稀土公司（委托人）、包头某环保公司 审判机关：内蒙古自治区包头市中级人民法院

二、基本案情介绍

2015年1月8日，内蒙古某公司以独占实施许可的方式取得某一发明专利的 独占使用权。为实施上述专利权，内蒙古某公司于2020年6月12日与包头某环 保公司签订合作协议实施涉案项目，该协议授权包头某环保公司就涉案项目与 包括东方某稀土公司在内的特定客户进行合作，同时约定由内蒙古某公司负责 签约项目的方案设计和运行管理，内蒙古某公司按项目规模收取费用，并约定包头某环保公司有义务保护并维护签约项目设计的内蒙古某公司专利技术，不 得使用或变相仿用其专利技术。涉案签约项目实施过程中，内蒙古某公司认为 包头某环保公司为谋取不正当利益，公然夺取内蒙古某公司对该项目的运行管 理权，未经内蒙古某公司许可利用其掌握的内蒙古某公司专利技术为东方某稀 土公司完成服务，牟取了巨额不当利益；而东方某稀土公司在涉案项目洽谈、 建设和运行过程中，知晓该项目使用的是内蒙古某公司专利技术，亦在包头某 环保公司的帮助下擅自使用涉案专利牟取高额不当利益。

内蒙古某公司认为包头某环保公司、东方某稀土公司共同侵犯了其上述专 利的独占使用权，应当依法承担侵权责任，遂将包头某环保公司、东方某稀土 公司诉至法院，索赔高达5000万元。

三、各方观点

原告认为其拥有合法的专利权，并在法律保护期内，其专利价值巨大， 被告未经其许可使用专利，构成专利侵权，且获利巨大，应当停止侵权并赔 偿其损失5000万元。

被告认为其并不侵权，理由是被告所用技术方案与原告专利不同；且被 告是将项目发包给第三人建设且得到原告授权。

代理思路及观点

一、涉案项目使用的技术方案并未落入内蒙古某公司专利权的保护范围。

首先，仅凭内蒙古某公司开庭提交的公证书，无法逐项比对被诉技术是 否落入涉案专利保护范围。

其次，根据当庭比对，可以发现被诉涉案项目技术方案与涉案专利存在 众多区别特征，例如：1、涉案专利是一种“化工废料电石灰处理堆积”方法，明确限定为化工废料的处理。这与被诉项目技术方案中处理的火力发电 厂产生的固体废物（包括粉煤灰、炉渣、脱硫石膏）构成显著区别。2、涉案 专利不仅仅是在主题名称中限定了“化工废料电石灰”这种应用环境，而是 明确利用到电石灰这种化学物质的特有属性，利用电石灰自身带有的塑料粘 合剂。通过《说明书》中上述记载可以明确得知，涉案专利并不像内蒙古某 公司所主张的那样，只是将“电石灰”作为主题名称来限定，而是确切利用 到电石灰这种化学物质的特有属性，具体到本专利就是利用电石灰自身带有 的塑料粘合剂。3、本案在进行等同侵权判定时应该根据“可预见规则”合 理确定涉案专利的保护范围。本案中专利权人将权利要求中该技术特征限定 为“电石灰的堆积处理”，是将包括电厂废物（包括粉煤灰、炉渣、脱硫石 膏）其他固体废物的打坑堆积处理排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于 此，在侵权判定时，不能再将技术特征“电石灰的堆积处理”扩张到电厂废 物（包括粉煤灰、炉渣、脱硫石膏）的打坑堆积予以保护，否则将有损于社 会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利 益，动摇专利制度的基石。

二、涉案项目的建设得到了内蒙古某公司的许可 ，且由内蒙古某公司运 营，不存在侵犯内蒙古某公司涉案专利权的可能。

根据庭审证据可知，涉案项目建设前，内蒙古某公司与包头某环保公司 之间签订了《渣场固体废弃物固化储存项目合作协议》，该证据充分证明被 诉项目的技术使用是经过内蒙古某公司授权的，并由内蒙古某公司运营，即 使使用了涉案专利技术也并不构成侵权。

三、涉案项目的技术使用方是内蒙古某公司和包头某环保公司，系二公司 共同合伙经营，东方某稀土公司并无实际使用行为，更无收益。根据庭审证据可以得知，内蒙古某公司在涉案项目中先是提供了授权，后期还具体参与了项目设计，合伙实施了项目运行，并且从涉案项目中取得 了相应收益。涉案项目的技术使用是显然是经过原告授权的，且是由内蒙古 某公司和包头某环保公司在共同合伙经营、使用，东方某稀土公司不存在任 何专利法意义上的使用行为，也没有任何收益。

四、2021年7月1 日之后（ 内蒙古某公司与包头某环保公司矛盾激化后）涉 案项目中相关技术的使用行为，东方某稀土公司也不构成专利侵权。内蒙古某公司不能因为与包头某环保公司之间的合同纠纷而否认项目技 术使用的合法基础。

裁判理由及结果

法院认为内蒙古某公司起诉包头某环保公司、东方某稀土公司侵害发明 专利权的行为依据不充分，内蒙古某公司的诉讼请求不能成立。判决驳回内 蒙古某公司的全部诉讼请求。

办案体会

专利侵权案件的涉案金额一般较大，本案原告索赔5000万元，若最终法 院认定侵权，委托人不仅要支付巨额赔偿款，被诉技术停用对现有工程项目 的进展将造成难以弥补的损失，因此本案对委托人形成巨大压力。

律师接受委托后，亦是忐忑不安，唯恐辜负了当事人的信任，加之涉案 专利保护范围太广，被诉技术方案较容易落入侵权范围，因此对本案也投入 了大量心血。经过反复研读涉案专利、向业内专家虚心求教，不惜酷暑，顶 着炎炎烈日进行现场勘验，最终在本案的不侵权抗辩上找到突破。